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从一则案例谈如何界定涉外定牌加工贸易中的商标侵权 敬丽华常州纺织服装职业技术学院 随着中国改革开放和全球经济一体化进程的加快，国际分工呈现出以产业链为基础生产的强劲趋势。在这一发展进程中，中国依靠质优价廉的劳动力比较优势，推动了加工贸易的发展，然而因涉外定牌加工而引发的商标侵权贸易摩擦也呈多发态势，引起了人们的普遍关注。本文以无锡艾弗国际贸易有限公司鳄鱼商标侵权纠纷案为例，依据xx年5月1日实施的商标法，对服装定牌加工贸易中商标侵权行为进行分析。 一、案情介绍 xx年12月2日，无锡艾弗国际贸易有限公司与韩国艾弗公司签订了一份加工合同，由无锡公司加工一批女士牛仔裤，数量3500条，单价11.3美金。此前，无锡艾弗公司一直从事服装定牌加工业务，并且多年接受韩国艾弗公司、韩国亨籍公司的委托订单，加工经（新加坡）鳄鱼国际机构私人有限公司授权的鳄鱼牌服装，这些服装根据订单全部出口至韩国，在中国国内不进行任何销售。xx年2月10日，无锡艾弗公司收到上海海关作出的扣留侵权嫌疑货物告知书，告知其在上海外高桥港区海关报关出口的棉制梭织女士牛仔裤涉嫌侵犯香港鳄鱼恤有限公司所拥有的“crocodile”注册商标专用权，海关已暂扣该批女士牛仔裤。无锡公司收到告知书后随即向海关提出异议,并在xx年3月17日向浦东法院提起诉讼，请求法院确认其不侵犯香港鳄鱼恤公司的注册商标专用权。据悉，香港鳄鱼恤有限公司上世纪80年代初开始进入大陆开展业务并成功注册了25类“CROCODILE”商标。时至今日，香港鳄鱼恤公司依然是鳄鱼商标在中国大陆的唯一合法拥有者。 法庭上，无锡艾弗国际贸易有限公司（简称原告）认为，牛仔裤上使用的“Crocodile”及图商标和“CROCODILE”商标系新加坡鳄鱼公司在韩国注册，商标权人与韩国亨籍公司签订有商标许可协议，而韩国亨籍公司又委托韩国艾弗公司代为制造鳄鱼牌服装，并确认韩国艾弗公司可以委托原告在中国定牌加工，并将产品全部直接出口至韩国。这种外有注册商标、全部销售在外、国内仅仅贴牌、并无任何销售的模式，不可能造成国内相关公众的混淆和误认，不应被认定为商标侵权。同时，由于香港鳄鱼恤有限公司（简称被告）向海关发函认为涉案女士牛仔裤侵犯其“crocodile”注册商标专用权，导致该批牛仔裤被海关扣留而无法按时出口至韩国，加工合同无法正常履行，给原告造成了经济损失，这个损失也应由被告赔偿。 而被告则坚称，其是“CROCODILE”商标在中国是唯一合法拥有者，原告在韩国获得的注册商标专用权并不能成为在中国使用的依据，且原告所谓的“未销售”并不代表“不使用”，在商品或服务上标注商标就是一种“使用”，所以被告请求海关扣货是合法合理的。 浦东法院审理后认为，首先，原告无锡艾弗国际贸易公司的行为属于接受境外公司委托而进行的涉外定牌加工行为，被告香港鳄鱼恤公司称原告可能在中国市场上销售涉案牛仔裤，但没有提出相应证据，不予采信。其次，原告在加工的服装上使用涉案商标具有商标权利人合法的授权，原告并无侵权的主观故意和过错。再次，商标依附于商品，只有使用在商品上并投入市场后，才能发挥其功能，体现其价值。原告定牌加工的涉案牛仔裤全部发往韩国，不在中国境内销售，涉案商标仅在中国境外产生商品的识别作用，不可能造成国内相关公众的混淆、误认，也未对被告造成影响及损失。因此，原告的定牌加工行为不构成对被告享有的“CROCODILE”注册商标专用权的侵犯。 二、案情分析 (一)什么是法律意义上的商标使用？ 商标使用是认定侵权行为的事实标准，在商标侵权纠纷案件处理实践中具有十分重要的意义。因此，商标使用为各国商标立法所重视，通常要设专门条款对商标的使用做出明确规定。我国xx年5月1日起施行的中华人民共和国商标法第48条规定：本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品的行为。新旧商标法对比，增加了“用于识别商品的行为”的规定，可见，新商标法明确了商标使用不仅仅是在商品上标注商标，还需具有识别商品的作用，如只是标注商标，没有进入到流通环节，出口加工方的消费者与加工产品没有任何接触，商标就不能发挥让消费者识别的作用，这种情况下的商标标注行为并不是现行商标法规定的法律意义上的商标使用，也不会给国内商标权人的现实利益造成损害或带来潜在的危害，就不会构成对国内商标权的侵犯。如上述案例中，无锡公司在销往韩国的加工商品上标注委托方定牌商标的行为就不是商标的使用，法院正是基于这一点作出不侵权的判决。 （二）如何认定商标标注与商标使用的关系？ 服装定牌加工贸易中，加工方在产品上标注商标的行为什么时候是商标使用；什么时候不是商标使用，应视具体情况而定。通常，加工方标注商标的行为有以下四种表现形式：一是，委托方在加工产品的销售地有商标权或商标使用权，与国内的加工方签有定牌加工的委托合同，定牌加工的产品全部销往国外，在这种加工生产过程中，产品标注商标的行为起不到识别商品的作用就不是法律意义上的商标的使用，也不会给国内相同的注册商标带来侵犯，因此，不构成侵权；二是，委托方在加工产品的销售地有商标权或商标使用权，与国内的加工方签有定牌加工的委托合同，按合同约定，定牌加工的产品全部销往国外；但加工方违反规定擅自把贴有定牌商标的产品在国内销售，或将委托方因产品质量原因拒收和退回的贴牌商品在国内销售，这种情况下，商标的标注就应视为商标的使用，因为加工方的行为会给国内相同或相似的注册商标造成侵害，应认定加工方侵权；三是，委托方不具有商标权或商标的使用权而擅自委托加工方生产产品，加工方也没有尽到对委托方定牌商标审查的义务，接受委托代为加工生产，这种商标标注行为也是对商标的不合法使用，应被认定委托方和加工方共同侵权；四是，加工方伪造委托定牌加工合同，冒充定牌加工，在其生产的产品上贴有与国内相同或相似的商标，是对国内注册商标的非法使用，这也构成侵权。 （三）海关扣押出口货物的法律依据是什么？ 从现实情况来看，我们能发现，我国服装涉外定牌加工贸易中商标纠纷案件频发与海关的知识产权保护监管措施不无关系，从引起社会广泛争议的“NIKE”商标侵权案到被认为明确合法定牌加工，给对外加工贸易企业带来重大利好的鳄鱼商标侵权纠纷案，都有海关的介入。海关对出口加工产品扣押的依据是xx年4月1日起施行的中华人民共和国知识产权海关保护条例中的第12条规定：知识产权权利人发现侵权嫌疑货物即将进出口的，可以向货物进出境地海关提出扣留侵权嫌疑货物的申请。可见，中国海关对出口货物承担与进口货物相同的强制性的知识产权保护义务，但这种规定与WTO与贸易有关的知识产权协议（简称TRIPS协议）是不一致的，TRIPS协议第51条要求，“成员有合法理由怀疑假冒商标的商品或盗版商品的进口可能发生的权利持有人，能够向主管的司法或行政当局提交书面申请，要求海关中止放行该商品进入自由流通。成员也可以对于意图从其他区域内出口的侵权商品，由海关当局中止放行”。依照此项规定，明确指出TRIPS协议成员国（地区）必须对有侵权嫌疑的进口商品进行查扣，但对出口商品只是提可以设置临时措施，并没作强制性规定。美国作为TRIPS协议的发起国之一，也没有把对出口货物的盘查、扣押放到其本国的知识产权海关保护条例中，英国、东南亚诸国、韩国、印度等国也都没有这样的规定，中国对进出口货物执行相同的强制性保护在世界范围内来看也是罕见的，是对知识产权的过度保护。知识产权的保护不仅是法律问题，也是经济问题，这种超标准的保护不符合目前中国的经济发展水平，不利于保护服装出口加工企业的经济利益。我国民法通则的142条第2款规定：“中华人民共和国缔结或者参加的国际条约同中华人民共和国的民事法律有不同规定的，适用国际条约的规定，但中华人民共和国声明保留的除外”。我国在加入WTO组织时未对TRIPS协议第51条声明保留，因此，依照民法通则的规定，海关在处理服装涉外定牌加工贸易中有关商标侵权纠纷案件时，应优先参照TRIPS协议第51条的规定，即我国海关可以拒绝香港鳄鱼恤有限公司提出的扣押发函申请，给予出口加工产品放行；如香港鳄鱼恤有限公司认为无锡公司有侵权其注册商标的嫌疑，可以通过司法途径解决。 三、两点启示 （一）对定牌加工贸易中商标 侵权注册保护不能形成市场垄断OEM经营方式作为我国服装企业融入世界产业链的一种重要途径，对增加企业的贸易机会和外汇收入发挥着重要作用。据统计，中国纺织服装出口额占世界纺织品服装出口总额20%，其中贴牌方式出口占90%，自主品牌只占10%。可见服装贴牌加工在中国服装出口中具有举足轻重的地位。中国之所以成为世界服装加工贸易生产大国，是因为国内服装企业虽然有成熟的服装加工技术和工艺，但缺少具有国际知名度的自主品牌和全球营销网络；而国外的服装品牌商拥有商标权和销售渠道，可受生产能力、生产成本、交货时间等因素限制，影响其产量和销量。在此情况下，国外的品牌商与国内的服装加工企业通过合同订购的方式实现合作，借助这样的合作，国外的品牌商在保证产品质量的前提下，扩大生产规模、降低经营风险、赢得了市场时间；国内企业获得开拓国际市场的机会，赚取加工收益，是一种双赢。对于中国服装企业而言，提高创新能力、创建自主品牌固然重要，但这不是短时间能达到的，在缺乏资金、品牌和市场的情况下，OEM是国内服装企业生存和发展过程中极具生命力的生产方式，也是推动经济发展，增加就业，维护社会和谐发展的必然选择。 最高人民法院关于贯彻实施国家知识产权战略若干问题的意见指出：“知识产权审判，要确保遵循国际公约及国际惯例，也应始终维护国家利益和经济安全”。仍以上述鳄鱼商标侵权纠纷案为例，香港鳄鱼恤公司已在中国大陆注册了鳄鱼商标，新加坡鳄鱼不可能进入中国市场，同时香港鳄鱼仍对其进行打击，其目的何在呢？不外乎就是要禁止新加坡“分享”中国大陆廉价而优质的劳动力，我们的法律为其提供支持和帮助，受到伤害的只能是国内的加工企业，因为国内鳄鱼服装的订单被香港鳄鱼恤公司垄断了，国内的加工方只能接受香港鳄鱼恤的订单，不能接受新加坡或韩国的鳄鱼订单，这会使本已处于弱势的国内代工企业生存更加的困难；同时新加坡或韩国的委托方会将加工业务转移到其他国家，这种情况势必给我国的服装外贸发展带来消极的影响。 （二）定牌加工贸易中的加工 方要重视对商标侵权的防范首先，国内的加工企业应严格按照相关规定履行商标标识审查义务，主要核查委托方提供的有关主体资格等证明资料及定牌商品标注的内容是否真实有效，对于委托方提供的证明文件或转让证书等，即使验证过程可能很繁琐，加工方也要验明真伪，如验证困难可以通过有关知识产权管理部门或服务机构查询委托方，着重查明涉外委托企业在承揽的定牌加工产品业务时使用商标品牌的合法性，如发现可疑之处，加工方应拒绝接受委托，不要贪图利润微薄的加工费，以防止因审查不慎而导致商标侵权。 其次委托方与加工方应根据合同法的有关规定订立详细的定牌委托加工书面合同，明确加工产品