专利代理实务应试指南及真题精解-总结笔记

1一、 申请文件的撰写（一） 权利要求书：法 24/4、细则 1922撰写权利要求书的主要步骤：p33思路：p95 99权利要求书的撰写：p99104（二）说明书：法 26/3、细则 17、18、23、指南 2/2 2.2 和 2.3二、实质审查意见陈述书的撰写主要条款专利法第三十八条 发明专利申请经申请人陈述意见或者进行修改后，国务院专利行政部门仍然认为不符合本法规定的，应当予以驳回。细则第五十三条 依照专利法第三十八条的规定，发明专利申请经实质审查应当予以驳回的情 形是指： （一）申请属于专利法第五条、第二十五条规定的情形，或者依照专利法第九条规定不能 取得专利权的； （二）申请不符合专利法第二条第二款、第二十条第一款、第二十二条、第二十六条第三款、第四款、第五款、第三十一条第一款或者本细则第二十条第二款规定的； （三）申请的修改不符合专利法第三十三条规定，或者分案的申请不符合本细则第四十三条第一款的规定的。 专利法第五条 对违反法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造，不授予专利权。 对违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源，并依赖该遗传资源完成的发明创造，不授予专利权。 专利法第九条 同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权 尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。 第二十五条 对下列各项，不授予专利权： (一)科学发现; (二)智力活动的规则和方法; (三)疾病的诊断和治疗方法; (四)动物和植物品种; (五)用原子核变换方法获得的物质; 2(六)对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计。 对前款第(四)项所列产品的生产方法，可以依照本法规定授予专利权。 专利法第二条第二款 发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。专利法第二十条第一款  任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的，应当事先报经国务院专利行政部门进行保密审查。保密审查的程序、 期限等按照国务院的规定执行。 第二十二条 授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。 新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术;也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申 请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。 创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。 实用性，是指该发明或者实用新型能够制造或者使用，并且能够产生积极效果。本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。专利法第二十六条第三款 说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准；必要的时候，应当有附图。摘要应当简要说明发明或 者实用新型的技术要点（主要为前半段）-即说明书应当满足充分公开发明或者实用新型的要求专利法第二十六条第四款  权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。-即权利要求应该得到说明书的支持 专利法第二十六条第五款 依赖遗传资源完成的发明创造，申请人应当在专利申请文件中说明该遗传资源的直接来源和原始来源;申请人无法说明原始来源的，应当陈述理由。 第三十一条第一款 一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新型。属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型，可以作为一件申 请提出。 3细则第二十条第二款 独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征。专利法第三十三条 申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观 设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。 细则第四十三条第一款  依照本细则第四十二条规定提出的分案申请，可以保留原申请日，享有优先权的，可以保留优先权日，但是不得超出原申请记载的范围。所涉及条款的具体内容见吴观乐 13 章补充：单一性：法 31/1、细则 34、指南 2/8 4.4（缺乏单一性的处理） 、2/6 2、2/10 8（化学发明） 、吴观乐 p9、p149（1）第三十一条第一款 一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新型。属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型，可以作为一件申 请提出。细则第三十四条 依照专利法第三十一条第一款规定，可以作为一件专利申请提出的属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型，应当在技术上相互关联，包含一个或者多个相同或者相应的特定技术特征，其中特定技术特征是指每一项发明或者实用新型作为整体， 对现有技术作出贡献的技术特征。分案申请：细则 42、43、指南 1/1 5.1、2/6 3、5/3 2.3.2、吴观乐p155细则第四十二条 一件专利申请包括两项以上发明、实用新型或者外观设计的，申请人可以在本细则第五十四条第一款规定的期限届满前，向国务院专利行政部门提出分案申请；但是，专利申请已经被驳回、撤回或者视为撤回的，不能提出分案申请。 国务院专利行政部门认为一件专利申请不符合专利法第三十一条和本细则第三十四条或者第三十五条的规定的，应当通知申请人在指定期限内对其申请进行修改；申请人期满未答 复的，该申请视为撤回。 分案的4申请不得改变原申请的类别。第四十三条第一款 依照本细则第四十二条规定提出的分案申请，可以保留原申请日，享有优先 权的，可以保留优先权日，但是不得超出原申请记载的范围。遗传资源：p158专利法 5、26/5、细则 26、指南 2/10 9.5保密审查：p159法 20、细则 8、9、指南 5/5 6意见陈述书：p118119条款的意见陈述规范：p119124范文：p249、p295申请文件的修改（吴观乐 p13）1.总的要求：专利法第 33 条修改的时机：主动修改：发明自提出实质审查请求时或收到实质审查通知书之日起 3 个月内；实用新型自申请日起两个月被动修改：根据通知书中指出的缺陷进行修改2.细则 51 条第 3 款 申请人在收到国务院专利行政部门发出的审查意见通知书后对专利申请文件进行修改的，应当针对通知书指出的缺陷进行修改。3.主动修改以克服审查意见通知书中未指出的但申请文件中存在的形式缺陷或明显错误。论述的套路：（一） 修改后的权利要求书（二） 意见陈述书尊敬的审查员：（起始语段）申请人仔细地研究了您对本案的审查意见，针对该审查意见所指出的问题，申请人对申请文件作出了修改并陈述意见如下：（修改说明：说明哪些权利要求是针对审查意见指出的哪些实质性缺陷进行了修改，指出修改部分增加的技术特征和/或包含该修改后技术特征的权利要求技术方案在原申请文件中的出处，表明修改符合专利法33 条和专利法实施细则第 51 条第 3 款的规定；首先说明对第一独立权利要求的修改，再说5明其从属权利要求，随后说明对其他独立权利要求及其从属权利要求的修改；当修改也克服了审查意见中未指出的缺陷时，指出所作修改针对申请文件存在的形式缺陷和明显实质性缺陷而进行，这样的修改可视作是针对通知书指出的缺陷进行的修改，也符合细则51 条第三款的规定。 ）修改了独立权利要求1， （删除了技术特征“” ）并根据细则21 条第一款相对于本发明的最接近的现有技术对比文件 K 划分前序部分和特征部分，将原权利要求 X 的全部技术特征写入前序部分，并在特征部分加入以下技术特征：，以使该独立权利要求符合专利法第 22 条关于新颖性和创造性的规定。该修改的依据来自于说明书实施例 X 和实施例 Y、说明书第 A 段（第 B 行）以及图 U。修改了从属权利要求 XX 的主题名称，使其与引用的权利要求的主题名称相一致。克服了原权利要求 XX 中“特别是”和“例如”所导致的权利要求不清楚的缺陷。删除了原权利要求 XX,因为对比文件 XX 已公开了，使其不具有新颖性或创造性。将原独立权利要求 X 修改成新的独立权利要求 Y 以保护与独立权利要求 1 对应的方法或设备权利要求，修改的依据来自于。原权利要求书中出现的“XX”为错别字，修改为“YY” 。以上修改均未超出原始说明书和权利要求书说记载的范围，符合专利法第 33 条的规定。具体修改内容参见修改后的权利要求书。（针对审查意见指出的缺陷具体陈述意见：审查意见没有涉及的缺陷不必进行说明。对各个审查意见的意见陈述，编号分段撰写。不同意的，指出不存在所述缺陷的理由；认可存在缺陷的，论述修改后的专利申请文件已消除所述缺陷的理由；部分同意的，说明修改已消除所述缺陷的理由，同时说明审查意见中的不妥之处及理由）（结束语段：）申请人相信，修改后的权利要求书已经完全克服了第一次审查意见通知书中指出的（如新颖性和创造性）的问题，并克服了其他一些形式缺陷，符合专利法及其实施细则和专利审查指南的有关规定。如果审查员在继续审查过程中认为本申请还存在其他缺陷，敬请联系本代理人。XX 代理人三、无效宣告主要条款6专利法第四十五条 自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起，任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的，可以请求专利复审委员会宣 告该专利权无效。 细则第六十五条 依照专利法第四十五条的规定，请求宣告专利权无效或者部分无效的，应当向专利复审委员会提交专利权无效宣告请求书和必要的证据一式两份。无效宣告请求书应当结合提交的所有证据，具体说明无效宣告请求的理由，并指明每项理由所依据的证据。 前款所称无效宣告请求的理由，是指被授予专利的发明创造不符合专利法第二条、第二十条第一款、第二十二条、第二十三条、第二十六条第三款、第四款、第二十七条第二款、第三十三条或者本细则第二十条第二款、第四十三条第一款的规定，或者属于专利法第五条、 第二十五条的规定，或者依照专利法第九条规定不能取得专利权。 （细则第 65 条第二款为无效的理由（比驳回的理由少了专利法第 31 条单一性的规定以及专利法 26 条第 5 款说明遗传资源直接来源和原始来源） ）专利法第五条 对违反法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造，不授予专利权。 对违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源，并依赖该遗传资源完成的发明创造，不授予专利权。 专利法第九条 同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权 尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。 专利法第二十五条 对下列各项，不授予专利权： (一)科学发现; (二)智力活动的规则和方法; (三)疾病的诊断和治疗方法; (四)动物和植物品种; (五)用原子核变换方法获得的物质; (六)对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计。 7对前款第(四)项所列产品的生产方法，可以依照本法规定授予专利权。 专利法第二条 本法所称的发明创造是指发明、实用新型和外观设计。 发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。 实用新型，是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。 外观设计，是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。 专利法第二十条第一款  任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的，应当事先报经国务院专利行政部门进行保密审查。保密审查的程序、 期限等按照国务院的规定执行。 第二十二条 授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。 新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术;也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。 创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。 实用性，是指该发明或者实用新型能够制造或者使用，并且能够产生积极效果。本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。专利法第二十三条 授予专利权的外观设计，应当不属于现有设计;也没有任何单位或者个人就同样的外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公告的专利文件中。 授予专利权的外观设计与现有设计或者现有设计特征的组合相比，应当具有明显区别。 授予专利权的外观设计不得与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突。 本法所称现有设计，是指申请日以前在国内外为公众所知的设计。 专利法第二十六条第三款 说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准;必要的时候，应当有附图。8摘要应当简要说明发明或 者实用新型的技术要点（主要为前半段）-即说明书应当满足充分公开发明或者实用新型的要求专利法第二十六条第四款  权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。-即权利要求应该得到说明书的支持 第二十七条第二款 申请人提交的有关图片或者照片应当清楚地显示要求专利保护的产品的外观设计。 第三十一条第一款 一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新型。属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型，可以作为一件申请提出。 细则第二十条第二款 独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征。专利法第三十三条 申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。 细则第四十三条第一款  依照本细则第四十二条规定提出的分案申请，可以保留原申请日，享有优先权的，可以保留优先权日，但是不得超出原申请记载的范围。无效的其它基本规定(证据的规定、无效宣告理由的增加和证据的补充、无效程序中专利文件的修改、口头审理（p43、p148）)：吴观乐p2531、p161（八）无效程序中专利文件的修改（吴观乐 p29）专利法实施细则第 69 条 在无效宣告请求的审查过程中，发明或者实用新型专利的专利权人可以修改其权利要求书，但是不得扩大原专利的保护范围。 发明或者实用新型专利的专利权人不得修改专利说明书和附图，外观设计专利的专利权人 不得修改图片、照片和简要说明。修改的原则：不得改变权利要求的主题名称；不得扩大保护的范围、不得超出原说明书和权利要求书记载的范围；一般不得增加未包含在授权的权利要求书中的技术特征。修改的方式：权利要求的删除、合并和技术方案的删除合并只能针对相互无从属关系的属于同一独立权利要求的权利要求。合并9后的权利要求应包含全部技术特征。对独立权利要求未作修改时不得使用合并。修改方式的限制：做出审查决定之前，可以进行删除。合并只针对：无效宣告请求书、请求人增加的无效理由和补充的证据、复审委引入的请求人未提及的理由和证据。1.无效宣告请求书请求书的撰写及注意事项：p133134常见无效理由的论述规范：p134137范文：p178论述的套路：专利复审委员会：一、 （起始语段：无效宣告请求的对象、法律依据、无效的理由和范围）本请求人 XX 根据专利法第四十五条和专利法实施细则第六十五条的规定对专利号为 XXX、专利权人为 XX、名称为“XXX”的发明专利（或实用新型专利）提出无效宣告请求，该专利的申请日为 XX，优先权日为 XX，授权公告日为XX。本请求人以上述发明专利（或实用新型专利）的权利要求 XX 不符合法条XX1 的规定、权利要求 XX 不符合法条 XX2 的规定为理由，请求宣告该发明专利权（或实用新型专利）全部（或部分）无效。二、 （阐述无效的理由）编号列出所有证据，提供文献号、公开日期等必要信息。本请求人以下述对比文件作为请求宣告专利无效（或部分无效）的证据：证据 1：，由于公开日,构成本专利的现有技术（或抵触申请） 。简要说明专利文件的内容（即简单指出要求保护的主题）本专利的权利要求 1 要求保护。根据说明书的记载，该专利解决的技术问题是， （取得的技术效果）等。按重要性顺序编号分节说明理由（每一个理由都要指明针对的权利要求、采用的证据并具体分析） ，三、 （结束语段：总结陈述专利存在哪些不符合专利法及其实施细则的10相应条款的规定，明确请求专利权全部无效或部分无效）综上所述，专利号为XX 的发明专利（或实用新型专利）的权利要求 XX 相对于证据 X